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論商業(yè)方法軟件專利保護的創(chuàng)造性標準
美日歐出于國際競爭與合作的需要，在有關(guān)商業(yè)方法軟件的專利保護上目前的主要分歧點在于創(chuàng)造性標準的嚴格程度上。商業(yè)方法軟件大部分是營銷模式的網(wǎng)絡(luò)化或軟件化 ，現(xiàn)實中大部分商業(yè)方法軟件使用的計算機技術(shù)并沒有什么特別之處，它們之所以能夠 成為專利，首先是搭了軟件專利的便車，然后由于其具有實用價值而獲得可專利性。商 業(yè)方法本身的創(chuàng)造性很難從技術(shù)角度來評價，大多是對實用價值的考量，但是用實用價 值來代替技術(shù)價值后，很容易造成商業(yè)壟斷，這是商業(yè)方法軟件給專利保護所帶來的致 命問題�？梢哉f，創(chuàng)造性的標準已成為掌握專利保護之門放開程度的尺度，這也是其他 國家在決定這類發(fā)明是否采取跟進保護或保護程度彈性選擇的關(guān)鍵點。一、美國專利審查的創(chuàng)造性標準
美國專利法第103條是關(guān)于創(chuàng)造性即非顯而易見性(non-obviousness)的原則規(guī)定。對 于一項商業(yè)方法軟件專利來說，非顯而易見性的審查同一般專利申請的審查一樣，首先 要看是否符合Graham test的要求：①確定保護范圍和在先技術(shù)的范圍；②確定在先技 術(shù)和權(quán)利要求范圍的不同；③決定同領(lǐng)域技術(shù)人員的水平；④評價所有與非顯而易見性 的有關(guān)證據(jù)。對于商業(yè)方法軟件發(fā)明的非顯而易見性的判斷難點顯然不在這些方面，而 在于判斷是否有技術(shù)上的實現(xiàn)手段和技術(shù)效果。依據(jù)State Street Bank一案的判決， “技術(shù)上的實現(xiàn)手段”這一點在美國專利局已經(jīng)不重要了，這個判決宣告了專利審查的 重點從技術(shù)性(useful arts)轉(zhuǎn)向了實用性(practical utility)。從而意味著有關(guān)計算 機軟件的專利申請已不限于機器、裝置或方法，而將公司的經(jīng)營策略、管理方針、投資 模式等原本屬于“抽象概念”或“智力活動規(guī)則”的范圍，以“與機器結(jié)合”的方式表 現(xiàn)出來，進而可受到專利保護。按照美國法院的觀點：“一臺一般用途的計算機……一 旦編程來執(zhí)行特殊的功能并符合軟件要求就變成一臺特殊用途的計算機(注：In reAlappat,33 F.3d at 1545.Compare,e.g.,In re Lowry,32 F.3d 1579,1583-84(Fed.Cir.1994)(Claim to data structure that increased computer efficiency held to be statutory subject matter)and In re Warmerdam,33 F.3d 1354,1360-61(Fed.Cir.1994)(A claim to a computer having specific memory was held to be astatutory product-by-process claim)with In re Warmerdam,33 F.3d at 1361 (the applicant's claim to a data structure
perse was held non-statutory);see generally Nancy Linck,The Evolution of Patent Protection forComputer-Implemented Inventions and the PTO Guidelines 4 (paper presentedat the Hastings
College of Law Eighth Annual Computer Law Symposium,SanFrancisco,CA,Feb.24,
1996).)”，而在這臺計算機上運行的商業(yè)方法軟件也就具有了 實用性。而關(guān)于是否有技術(shù)效果的審查對于一個計算機應(yīng)用軟件來說太容易滿足其標準 了。可以說目前在美國專利局，對非顯而易見性的判斷要比普通專利的申請更主要的落 在了確定“在先技術(shù)”(Prior Art)的范圍和同領(lǐng)域技術(shù)人員的水平的判斷上。目前， 美國專利局還不能給出一個這類普通技術(shù)人員的標準——既懂商業(yè)經(jīng)營又懂計算機軟件 的普通技術(shù)人員的標準，盡管美國專利局將商業(yè)方法軟件的專利申請劃歸到美國專利分 類705類上，并且有一個專門工作組——2160工作組(注：
參見USPTO的網(wǎng)站報導(dǎo)WynnCoggins,Business Methods Still Experiencing Substantial Growth-Report ofFiscal year 2001 Statistics.
http://www.uspto.gov/web/menu/pbmethod/fy2001strport.html)，這些審查員在計算機、商業(yè)、金融、保險等相關(guān)領(lǐng)域都非常有 經(jīng)驗，有些獲得MBA學(xué)位，但是，這類審查員的數(shù)量還不是很多，在準確判斷創(chuàng)造性甚 至新穎性上還有許多困難。
美國專利局針對商業(yè)方法發(fā)明在103條意義上的審查還發(fā)布了一些指導(dǎo)性的文件，以協(xié) 助審查員審查專利申請是否符合專利法和判例。其中在Guidelines forComputer-Related Invention Patent Application(注：http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/documents/2100.htm#sect2106)文件中，特別強調(diào)了在審查軟件專 利的創(chuàng)造性時，需要注意區(qū)分“功能性描述材料”和“非功能性描述材料”。功能性的 描述材料一般是指程序中的指令部分，因為這一部分可以操縱計算機的運作。從而實現(xiàn) 與計算機功能結(jié)構(gòu)上的聯(lián)系；但是在現(xiàn)代的軟件包中，尤其是一些游戲軟件和學(xué)習(xí)軟件 中，非功能性的描述材料，主要是音樂、圖畫、數(shù)據(jù)資料等，占有很大的部分。這些部 分實際上不具有任何技術(shù)功能，無所謂創(chuàng)造性，考察軟件的創(chuàng)造性時，不能結(jié)合這一部 分來確定整個軟件的創(chuàng)造性。也就是說，如果整個軟件區(qū)別于其他軟件的只在于這一部 分的話，是不應(yīng)當(dāng)被認定為具有創(chuàng)造性的。
在美國專利局的另一份文件(Formulating and Communicating Rejections Under 35 U.S.C 103 for Applications Directed to Computer-Implemented BusinessMethod Inventions(注：http://www.uspto.gov/web/menu/busmethp/busmeth103rej.htm))中，專門就與計算機相關(guān)的商業(yè)方法發(fā)明的創(chuàng)造性審查做出了規(guī)定。其中列舉了 一些按照美國《專利法》第103條以不具有非顯而易見性為由作出的拒絕申請的例子。 包括以下幾種情形：
所申請的發(fā)明已被明顯或者隱含的包括在作為評估創(chuàng)造性的對比文獻中；
所申請的發(fā)明可以從該技術(shù)領(lǐng)域的一般知識推論出來；
所申請的發(fā)明可以從一個已經(jīng)確定的商業(yè)原則推論出來；
所申請的發(fā)明是將一個已經(jīng)見諸于行業(yè)手冊的標準商業(yè)過程用電腦自動化；
所申請的發(fā)明與以前所有的發(fā)明相比只體現(xiàn)在它存儲或者處理的數(shù)據(jù)上；
所申請的發(fā)明只與公認的一般技術(shù)水平相當(dāng)。
這份工作文件強調(diào)了對已有的商業(yè)原則的簡單軟件化不能成為具有創(chuàng)造性的理由。盡 管這份文件看似對創(chuàng)造性審查有較為具體的規(guī)定，但是，由于商業(yè)方法不屬于傳統(tǒng)的技 術(shù)領(lǐng)域，商業(yè)模式在現(xiàn)有技術(shù)資料庫中很難找到對比文獻，所以這類申請實質(zhì)上是對商 業(yè)模式的新穎性(或特別性)的審查。在美國專利局不強調(diào)考慮“技術(shù)要素”時很容易被 通過，所以現(xiàn)在美國專利局有大量這類申請被授權(quán)(注：1995年美國專利局授權(quán)專利申 請僅為170件，到2000年增長到7800件，2001年達到10000件。參見USPTO網(wǎng)站上的統(tǒng)計 報告Business Methods Still Experiencing Substantial Growth-Report ofFiscal year 2001 Statistics By Wynn Coggins
http://www.uspto.gov/web/menu/pbmethod/fy2001strport.html)。
在美國專利局可以如此容易地獲得商業(yè)方法軟件專利的情況，引起日本和歐洲的反對 ，他們指責(zé)美國在創(chuàng)造性判斷上標準的降低，認為會引起專利權(quán)被濫用。
二、日本專利審查中創(chuàng)造性的標準
日本修改后的《與計算機軟件有關(guān)的發(fā)明(含與商業(yè)方法有關(guān)的發(fā)明)的審查指南》認 為商業(yè)方法專利可以作為與軟件有關(guān)的專利而獲得批準，近年來日本特許廳一直在利用 各種機會推廣這一政策。為了能向各行業(yè)及申請人提供更加準確實用的標準，日本特許 廳針對商業(yè)方法專利制定了更加細致更加全面的政策。
日本特許廳在審查四部增設(shè)電子商務(wù)審查室，這一審查室專門審查在商業(yè)方法軟件比 較集中的IPC分類G06F17/60的專利申請。日本特許廳2001年4月1日還發(fā)布了一份“商業(yè) 方法發(fā)明不具有專利性的范例”(注：參見日本特許廳發(fā)布的“Examples of Business Related Inventions without Patentability”http://www.jpo.go.jp/indexj.htm)， 其中非常詳盡的給出了不構(gòu)成專利法下“發(fā)明”的情況、說明書和權(quán)利要求書不符合要 求的情況等；這份文件是判斷創(chuàng)造性的指導(dǎo)性文件。在這份文件中不屬于專利法意義下 發(fā)明的情況有：①對于有關(guān)市場研究和分
析方法的發(fā)明，如果在權(quán)利要求中僅僅描繪了 商業(yè)方法本身或者這種商業(yè)方法在計算機上的使用僅僅是將計算機作為一種工具或者基 于軟件的信息傳輸沒有利用硬件資源；②在電子廣告的范例中給出了如果在說明書中沒 有明確敘述商業(yè)方法如何通過計算機來實現(xiàn)的就認為說明書不符合要求；③對于那些顯 而易見的商業(yè)方法發(fā)明在這份范例中給出9種不同的情況：其中包括基于公知技術(shù)、公 知商業(yè)方法的簡單發(fā)明以及公知技術(shù)和公知方法的簡單組合。
以下案例就不能認為具有創(chuàng)造性：
——將工業(yè)技術(shù)應(yīng)用于另一特殊領(lǐng)域，例如將“搜索系統(tǒng)”應(yīng)用于醫(yī)藥領(lǐng)域而形成的 “醫(yī)藥數(shù)據(jù)搜索系統(tǒng)”。
——將手動自動化，比如發(fā)明一個接收指示系統(tǒng)，用網(wǎng)絡(luò)來接受以前用傳真或電話接 收的指示。
——僅僅通過做一些人工的安排而改變的設(shè)計，比如把大家都知道的冷卻系統(tǒng)裝到電 子商務(wù)裝置上。
在關(guān)于創(chuàng)造性的判斷上，日本特許廳明確了“一項使用計算機的商業(yè)方法發(fā)明其應(yīng)以 整體的包括涉及到商業(yè)方法部分的創(chuàng)造性的判斷”。這意味著涉及到計算機硬件的部分 、軟件的部分以及涉及到商業(yè)方法的部分都要考察其創(chuàng)造性。這反映了日本特許廳在對 創(chuàng)造性的審查上比美國較為嚴格的態(tài)度(注：參見相澤英孝先生文“Business Methods and Patents-Present and future”。原發(fā)表在《法學(xué)家》雜志No.1215，2002年1月1 日，第56頁～62頁。)。
三、歐洲專利局的創(chuàng)造性標準
歐洲專利局于2001年11月2日發(fā)布了新的審查指南，確認了歐洲專利局近年在計算機軟 件和商業(yè)方法上的擴大保護政策。按照新的審查指南，計算機軟件和商業(yè)方法的可專利 性已不存在能否屬于專利保護對象的問題，更多的應(yīng)是對創(chuàng)造性(Inventive step)的判 斷。如果在一項專利申請中，商業(yè)方法特征對同領(lǐng)域的技術(shù)人員來說是非顯而易見的， 但技術(shù)特征是顯而易見的，則認為權(quán)利要求缺乏創(chuàng)造性�？梢哉f，歐洲專利局在一項商 業(yè)方法軟件專利的申請中，更注重的是對其中技術(shù)特征的審查，而不是對商業(yè)方法本身 的審查。
當(dāng)從技術(shù)特征上評價創(chuàng)造性時，審查員通�？紤]以下問題：
1.確定最相近的已有技術(shù)。最相近的已知技術(shù)可以是：(i)在有關(guān)揭示的技術(shù)效果、目 的和預(yù)期的使用方面與權(quán)利要求的發(fā)明最相似的技術(shù)領(lǐng)域的已知結(jié)合或(ii)具有與該發(fā) 明擁有最大數(shù)量的共同技術(shù)特征并且能夠完成該發(fā)明的功能的結(jié)合。
2.確定要解決的技術(shù)問題。要使用客觀的方法確定需要解決的技術(shù)問題。為了做到這 一點，需要研究最相近的已有技術(shù)以及該發(fā)明與最相近的已有技術(shù)之間在特征方面的( 或者結(jié)構(gòu)的或者功能的)區(qū)別，然后明確地闡明這一技術(shù)問題。對技術(shù)問題的表達應(yīng)當(dāng) 做廣義的解釋，它未必意味著這種解決方法是對已有技術(shù)的技術(shù)改進。因此，對于這個 問題可以簡單地找到一種提供同樣或類似效果或者更有成本效益的已知裝置或方法。有 時權(quán)利要求的特征部分提供了不止一個技術(shù)效果，因此可以說這個技術(shù)問題有不止一個 部分或方面，每一個部分或方面對應(yīng)一個技術(shù)效果。在這些情況下，每一個部分或方面 都應(yīng)該依次考慮。
3.從最相近的已有技術(shù)和技術(shù)問題出發(fā)，考慮權(quán)利要求的發(fā)明對一個同領(lǐng)域的技術(shù)人 員而言是否是顯而易見的。審查員應(yīng)當(dāng)考慮在作為一個整體的已有技術(shù)中是否存在任何 能夠提示一個同領(lǐng)域的技術(shù)人員在面對這個技術(shù)問題的時候考慮到這些技術(shù)，對自己的 申請進行修改或調(diào)整最相近的已有技術(shù)，因此能夠得到權(quán)利要求的保護范圍，并且實現(xiàn) 發(fā)明目的。
四、三方專利局在創(chuàng)造性判斷上的比較
在此我們假設(shè)以下判斷創(chuàng)造性的條件，來比較一下美日歐三方專利局的不同實踐：
(1)計算機上被執(zhí)行的商業(yè)方法申請無論商業(yè)方法本身是否被公知還是顯而易見，均要 求整體方案具有創(chuàng)造性；
(2)在計算機上被執(zhí)行的商業(yè)方法申請作為一個物理整體不要求具有創(chuàng)造性，但商業(yè)方 法本身是非顯而易見的；
(3)在計算機上被執(zhí)行的商業(yè)方法申請作為一個物理整體沒有創(chuàng)造性，而且商業(yè)方法本 身也是公知的和顯而易見的，該申請僅僅是將商業(yè)方法簡單的計算機軟件化。
對于美國專利局來說，符合上述(1)、(2)項條件的申請可以認為具有創(chuàng)造性，(3)是沒 有創(chuàng)造性的。對于歐洲專利局來說，滿足條件(1)的申請具有創(chuàng)造性，而(2)和(3)的情 況是沒有創(chuàng)造性的，(但是在德國法院，可能持有與美國相同的觀點)，在日本專利局， (2)和(3)的情況是絕對沒有創(chuàng)造性的，即使對條件(1)的判斷，也要嚴格審查其在技術(shù) 解決方案上的創(chuàng)造性的貢獻。
以一項涉及人事安排的方法發(fā)明來說，歐洲專利局更看重在這樣的方法中對技術(shù)問題 解決的貢獻大小，美國專利局則很少考慮技術(shù)因素，而更多考慮的是效果，日本專利局 在以往涉及的有關(guān)人事安排的申請案中由于技術(shù)含量非常之少，所以大多遭到駁回。日 本目前的情況是，大量商業(yè)方法軟件專利申請被提出，但專利局還沒有出現(xiàn)大量授權(quán)的 現(xiàn)象，日本專利局能否在未來調(diào)整其審查政策，向美國靠近，這還要取決于政策的調(diào)整 及對日本國內(nèi)經(jīng)濟的影響。筆者認為：日本不會離美國太遠，在近期，為了防止美國大 企業(yè)在日本壟斷商業(yè)方法軟件專利的局面，日本可能采取較為嚴格的審查制度，但隨著 商業(yè)方法軟件在互聯(lián)網(wǎng)上應(yīng)用的擴大和成熟，日本不會讓本國的申請人處于不利的競爭 局面。
五、在先技術(shù)(Prior Art)對創(chuàng)造性判斷的影響
“在先技術(shù)”資料的缺乏和不統(tǒng)一成為商業(yè)方法軟件專利審查的障礙。
從美國目前所授予的商業(yè)方法專利來看，這些商業(yè)方法本身在現(xiàn)實生活中早已存在， 專利權(quán)人只不過最先把其應(yīng)用于網(wǎng)絡(luò)空間而已，其新穎性
與創(chuàng)造性令人懷疑，但是這些 方法卻很少有完整的記錄。人們以前認為這些申請根本不能成為專利保護的標的，往往 采取商業(yè)秘密的方式予以保護，有時甚至公開使用而不加以任何保護。因此形成所謂的 “流于民間的技術(shù)”(注：美國專利商標局局長語。參見《澳大利亞對算法及計算機軟 件專利保護的最新進展》，金玲、武征，載《專利法研究》1999年第258頁。)，這給專 利的審查帶來了極大的困難，形成了專利審查中的盲區(qū)，很容易使原本不具有專利性的 權(quán)利要求被納入了專利的保護范圍。這樣在客觀上降低了專利的審查標準，使許多本不 應(yīng)該被授權(quán)的專利而被授予了專利權(quán)，(注：British Telecom(英國電信)的例子則走得 更遠，它聲稱擁有互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)技術(shù)的專利權(quán)。British Telecom寫信要求17家主要互聯(lián) 網(wǎng)服務(wù)提供商付許可費用。這樣的專利看來是荒謬的。British Telecom如何能宣稱自 己擁有萬維網(wǎng)基礎(chǔ)技術(shù)呢，特別是它在1989年申請專利時，超鏈接技術(shù)已經(jīng)投入使用了 。)造成了專利的泛濫，對真正的發(fā)明人也是不公正的。鑒于長期以來專利局在商業(yè)方 法上缺乏相應(yīng)的“在先專利”，無法判斷一項商業(yè)方法發(fā)明是否符合專利的“三性”， 美國國會通過一項特別法案，向?qū)＠肿芳訐芸睿⑦@一數(shù)據(jù)庫，目前，美國專利商 標局已經(jīng)公布了一份完整的已有商業(yè)方法的專利數(shù)據(jù)庫。
現(xiàn)在還出現(xiàn)了以高額獎金懸賞公開技術(shù)的網(wǎng)站。該網(wǎng)站提供了一個類似懸賞的機制， 對某項專利有意見的人，都可以在這個網(wǎng)站提供獎金，最先找到相關(guān)公開技術(shù)的人，就 可以獲得這筆獎金(注：參見網(wǎng)站：http://swpat.ffii.org/vreji/pikta/index.de.html;http://www.bountyquest.com/)，這樣的網(wǎng)站對解決商業(yè)方法發(fā)明的“在先技術(shù) ”的確定也是很有幫助的。
在先技術(shù)的檢索在商業(yè)方法軟件申請的審查上有舉足輕重的意義，它是決定一項發(fā)明 能否通過創(chuàng)造性審查的第一步。一般情況，在先技術(shù)的檢索有以下三種：本國公開的專 利文獻，外國公開的專利文獻、非專利技術(shù)文獻。正如前述，由于在商業(yè)方法軟件方面 以前的排除保護傾向，使得專利文獻很少，僅檢索專利文獻不能真實反映這一領(lǐng)域的在 先技術(shù)狀況，于是非專利技術(shù)文獻就顯得格外重要，而許多在先的商業(yè)方法文獻并不一 定被記錄在技術(shù)文獻中，所以要準確檢索出商業(yè)方法以及商業(yè)方法軟件的在先技術(shù)，僅 靠檢索技術(shù)文獻還不夠，還要檢索金融、商業(yè)類文獻，這也就是美國專利商標局要求審 查員具有MBA背景的原因。
1997年，日本專利局建立了一個計算機軟件數(shù)據(jù)庫(Computer Software Database簡稱 CSDB)，到2001年10月止，該數(shù)據(jù)庫大約包含有130000件日本的非專利文獻(注：參見高 昌成男先生文“Non-Patent Document Database for Examination ofSoftware-Related Inventions”,November 21,2001 SOFTIC seminar.)，日本特許廳 第四審查部將其作為一個非常重要的檢索資源，但是由于數(shù)據(jù)庫中涉及到作品的版權(quán)問 題，目前還不可能在政府之間和公眾中使用，這樣，各國授予的商業(yè)方法軟件專利可能 會由于在先技術(shù)檢索的差別而有不同的結(jié)果。
美日歐三方專利局已經(jīng)認識到了這個問題的重要性，在2000年三方專利局的第18次技 術(shù)會議上已經(jīng)正式列入了解決的日程。三局一致認為，使用計算機實現(xiàn)的商業(yè)方法必須 具有技術(shù)內(nèi)容才有獲得專利權(quán)的資格，已被人們實施了的公知的商業(yè)方法只能做通常的 自動化處理得到的發(fā)明不具有創(chuàng)造性。目前對公知技術(shù)的統(tǒng)一標準尚存在困難，盡管商 業(yè)方法以前就已被人們使用，但并沒有被充分記載，專利局有時很難找到這個領(lǐng)域的文 獻；而且目前還沒有三局共同使用的檢索資源和現(xiàn)有技術(shù)文獻，因此，對商業(yè)方法發(fā)明 審查造成困難。為了完善這個領(lǐng)域的文獻，以便對商業(yè)方法發(fā)明進行高質(zhì)量的檢索，三 局將把合作框架中的有關(guān)商業(yè)方法領(lǐng)域中“在先技術(shù)”文獻檢索方面的合作作為重點。 三方專利局正在尋求一種可以執(zhí)行的審查指南以適應(yīng)三國的專利制度同時也兼顧他國。
商業(yè)方法軟件專利申請的創(chuàng)造性標準的高低實際上涉及到專利制度的基本問題——專 利獨占權(quán)究竟應(yīng)當(dāng)限制在什么樣的范圍之內(nèi)，如果創(chuàng)造性審查的落腳點在商業(yè)方法的計 算機軟件化上，可能會使許多傳統(tǒng)交易方法經(jīng)過簡單的計算機軟件編程就可以獲得專利 ，這將會引起非常嚴重的后果，這意味著所有傳統(tǒng)的公共領(lǐng)域的知識都可以在計算機軟 件化后獲得獨占權(quán)，亦即：一套方案會有兩套專利。這不論是對公眾還是對專利局都是 一種浪費。
專利制度的宗旨是為了鼓勵技術(shù)創(chuàng)新，創(chuàng)造性的審查標準直接評估創(chuàng)新的程度，其根 本目的在于甄別發(fā)明，將真正取得重大進步的發(fā)明納入專利保護范圍，阻擋普通技術(shù)進 入專利之列，防止專利濫用，如果創(chuàng)造性的標準降低，將會影響專利制度在社會進步中 發(fā)揮積極的作用。
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