商業(yè)秘密許可協(xié)議的效力及其內(nèi)容

　　商業(yè)秘密許可協(xié)議的效力及其內(nèi)容
　　
　　唐青林
　　
　　案件點評
　　
　　商業(yè)秘密許可協(xié)議是商業(yè)秘密權(quán)利人與其他企業(yè)或個人簽訂的，約定雙方權(quán)利和義務，規(guī)范雙方行為的書面文本合同。一份完整的商業(yè)秘密許可協(xié)議應當包含以下內(nèi)容：合同標的；授權(quán)范圍；許可使用費及支付方式；許可使用的時間和期限；保密義務；期限屆滿后轉(zhuǎn)讓人和受讓人的權(quán)利義務；違約條款及解決爭議的方法。
　　
　　基本案情
　　
　　1991年4月25日，上訴人FX公司和紡科院簽訂《技術(shù)轉(zhuǎn)讓合同書》，合同約定：由紡科院將FX系列多功能和毛油的配方、生產(chǎn)技術(shù)和有關(guān)應用技術(shù)轉(zhuǎn)讓給FX公司，該技術(shù)為獨家轉(zhuǎn)讓，保密期限五年。該合同有效期限至1996年4月24日。FX公司主張的其余3種產(chǎn)品配方FX——W100、FX-AS20和FX-AS30均記載在FX公司技術(shù)人員姚蕾的工作筆記本上，該筆記本由姚蕾個人保管。該筆記本曾經(jīng)在姚蕾出國期間交給葉健，但未就此舉證。
　　
　　1991年3月1日、1998年1月1日、FX公司分別和葉健、王志強簽訂有勞動合同。上述合同中，均有受聘人員應對公司的生產(chǎn)技術(shù)、經(jīng)濟指標嚴守保密規(guī)定等約定。簽約期間，葉健曾擔任過董事長、總經(jīng)理、技術(shù)部經(jīng)理、董事職務；王志強曾擔任過董事、副總經(jīng)理兼銷售部經(jīng)理職務。2007年1月8日，F(xiàn)X公司分別免去了葉健的董事職務，王志強的副總經(jīng)理職務。2006年7月28日，葉健和王志強作為股東發(fā)起設立了被上訴人JR公司。公司的經(jīng)營范圍是紡織助劑技術(shù)開發(fā)、銷售紡織助劑等。經(jīng)鑒定，F(xiàn)X公司提交的涉案五個型號產(chǎn)品技術(shù)資料記載的產(chǎn)品原料及原料比例和其對應型號的產(chǎn)品實物的原料及原料比例一致；FX公司涉案五個型號的產(chǎn)品實物包含的原料與JR公司的FX-K902、FX-K903、FX-R701、FX-AS20和FX-AS30五個產(chǎn)品實物包含的原料基本相同，原料的比例稍有差異。
　　
　　法院審理
　　
　　北京市朝陽區(qū)人民法院經(jīng)審理后認為：本案FX公司起訴JR公司、葉健和王志強的行為發(fā)生在2006年之后，遠超過FX公司享有獨占使用權(quán)的截止期限1996年4月。因此，根據(jù)現(xiàn)有證據(jù)不能認定FX公司擁有上述兩個產(chǎn)品配方的所有權(quán)，其基于該兩個產(chǎn)品配方提起的訴訟請求，不應予以支持。對于型號為FX-W100、FX-AS20和FX-AS30三個和毛油產(chǎn)品的配方，F(xiàn)X公司并沒有證據(jù)證明JR公司或者葉健、王志強接觸過該三個配方，故不能認定JR公司、葉健和王志強侵犯了FX公司該三個配方的技術(shù)秘密。FX公司沒有就客戶名單和產(chǎn)品標識舉證證明涉案客戶名單是其通過勞動或金錢投入獲得，系區(qū)別于公知信息的特殊客戶信息，也沒有舉證證明使用涉案標識的產(chǎn)品系知名商品，因此，對FX公司基于客戶名單和產(chǎn)品標識提出的訴訟請求，均不予支持。法院依法判決：駁回FX公司的訴訟請求。
　　
　　FX公司不服原審判決，提起上訴。
　　
　　法院認為：本案中，上訴人FX公司主張受保護的商業(yè)秘密是FX-K902、FX-R701、FX-W100、FX-AS20和FX-AS30五種產(chǎn)品的配方。其中，F(xiàn)X-K902、FX-R701系FX公司以受讓形式取得的。根據(jù)上訴人FX公司與紡科院簽訂的技術(shù)轉(zhuǎn)讓合同的約定，合同有效期至1996年4月24日，即此后FX公司不應再享有獨家使用權(quán)。但據(jù)法院查明，F(xiàn)X公司在此之后仍以獨家形式使用該受讓技術(shù)。從2003年5月22日FX公司股東大會決議第三條中“一致確認新的合資公司將對原有的全部轉(zhuǎn)讓技術(shù)仍具獨家使用權(quán)”的決議內(nèi)容上看，紡科院作為FX公司的股東和技術(shù)轉(zhuǎn)讓方，雖然沒有與FX公司簽訂再次轉(zhuǎn)讓或續(xù)展原合同的協(xié)議，但是，卻明確表達出再次授予FX公司對原受讓技術(shù)具有獨家使用權(quán)的意思表示，該授權(quán)形式合法有效。按照法律規(guī)定，上訴人FX公司獲得的獨家使用權(quán)是一項獨占性的專有權(quán)利，有權(quán)以自己的名義對他人實施的侵權(quán)行為提起訴訟。
　　
　　對于FX-W100、FX-AS20和FX-AS30產(chǎn)品的配方，訴訟雙方雖然對技術(shù)研發(fā)人是誰存有爭議，但是，無論是姚蕾還是葉健，從研發(fā)時間上看，可以認定此時二人均系FX公司的工作人員，且該產(chǎn)品配方的研發(fā)，系建立在FX-K902和FX——R701產(chǎn)品配方之上的，其研發(fā)行為應屬于職務行為，該項非專利技術(shù)秘密的所有權(quán)依法歸上訴人FX公司所有。
　　
　　被上訴人葉健作為FX公司的前任高級管理人員、技術(shù)人員，應知悉涉案的商業(yè)秘密。根據(jù)鑒定結(jié)論，被上訴人JR公司在其產(chǎn)品中使用了與上訴人FX公司相同或近似的配方，在其不能舉證配方合理來源的情況下，應認定葉健作為JR公司的法定代表人向本公司披露了其掌握的FX公司的商業(yè)秘密。葉健的上述行為違反了其與上訴人FX公司的保密約定，其行為侵犯了FX公司的商業(yè)秘密，應依法承擔相應的民事責任。被上訴人JR公司使用了葉健披露的商業(yè)秘密，亦應承擔相應的侵權(quán)責任。關(guān)于賠償數(shù)額，法院將參考上訴人FX公司產(chǎn)品銷售利潤下降的數(shù)額、被上訴人JR公司實施侵權(quán)行為的時間期限、侵權(quán)產(chǎn)品種類等因素，對具體數(shù)額予以酌定。對上訴人FX公司要求被上訴人賠禮道歉、消除影響的請求，因FX公司并未證明其商譽受到了侵害，故對其上述請求，法院不予支持。此外，上訴人FX公司未證明被上訴人王志強實施了涉案侵權(quán)行為，故對FX公司要求王志強承擔連帶責任的請求，法院不予支持。
　　
　　綜上，上訴人FX公司提出的上訴理由部分成立，法院予以支持。原審判決認定的相關(guān)事實有誤，適用法律錯誤。法院予以糾正。法院依法判決如下：撤銷北京市朝陽區(qū)人民法院（2007）朝民初字第17050號民事判決；葉健和北京FXJR科貿(mào)有限公司停止侵犯北京FX助劑有限公司涉案商業(yè)秘密的行為；葉健和北京FXJR科貿(mào)有限公司共同賠償北京FX助劑有限公司經(jīng)濟損失二十五萬元及合理費用一萬元。
　　
　　專家點評
　　
　　本案中，F(xiàn)X公司通過與紡科院簽訂《技術(shù)轉(zhuǎn)讓合同書》的方式，獲得涉案FX系列多功能和毛油的配方、生產(chǎn)技術(shù)和有關(guān)應用技術(shù)的獨占使用權(quán)，期限為五年。二審法院以在原技術(shù)轉(zhuǎn)讓合同中對期限屆滿后FX公司的獨家使用權(quán)進行了確認為由駁回了一審法院對FX公司原告資格的否認�？梢�，在商業(yè)秘密許可使用過程中，商業(yè)秘密許可協(xié)議占據(jù)著非常重要的地位。若本案中的《技術(shù)轉(zhuǎn)讓合同書》未對涉案商業(yè)秘密的對出明確的約定，也難以使本案的爭訟問題得到妥善解決。那么，何為商業(yè)秘密許可協(xié)議？一份完整的商業(yè)秘密許可協(xié)議應當包含哪些內(nèi)容？
　　
　　商業(yè)秘密許可協(xié)議是商業(yè)秘密權(quán)利人與其他企業(yè)或個人簽訂的，約定雙方權(quán)利和義務的，規(guī)范雙方行為的書面文本合同。根據(jù)我國《合同法》第三百四十二條的規(guī)定，技術(shù)轉(zhuǎn)讓合同包括專利權(quán)轉(zhuǎn)讓、專利申請權(quán)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)秘密轉(zhuǎn)讓、專利實施許可合同。技術(shù)轉(zhuǎn)讓合同應當采用書面形式。第三百四十三條規(guī)定，技術(shù)轉(zhuǎn)讓合同可以約定讓與人和受讓人實施專利或者使用技術(shù)秘密的范圍。第三百四十八條規(guī)定：技術(shù)秘密轉(zhuǎn)讓合同的受讓人應當按照約定使用技術(shù)，支付使用費，承擔保密義務。第三百五十條規(guī)定，技術(shù)轉(zhuǎn)讓合同的受讓人應當按照約定的范圍和期限，對讓與人提供的技術(shù)中尚未公開的秘密部分，承擔保密義務。
　　
　　可見，商業(yè)秘密許可協(xié)議應當以書面的形式對許可方和被許可方之間的權(quán)利、義務關(guān)系進行確定。一般來說，一份完整的商業(yè)秘密許可協(xié)議的正文部分應當包含以下內(nèi)容：
　　
　�。�1）合同標的，即許可使用的技術(shù)秘密的內(nèi)容。協(xié)議應當明確許可使用的技術(shù)秘密的名稱和內(nèi)容。
　　
　�。�2）授權(quán)范圍。根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理技術(shù)合同糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第二十五條的規(guī)定，技術(shù)秘密許可使用主要分為獨占許可使用、排他性許可使用和普通許可使用和再許可四種形式，這些方式所包含的轉(zhuǎn)讓人和受讓人的權(quán)利義務均不相同，關(guān)系到切身利益。因此，當事人應當就其協(xié)商的許可方式進行確認。根據(jù)法律的規(guī)定，當事人沒有約定或者約定不明確的，法律確定為普通實施許可。因此，對于由特殊授權(quán)方式的商業(yè)秘密許可，應當在許可協(xié)議中對許可的具體方式做出確認。
　　
　�。�3）許可使用費及支付方式。支付許可使用費是受讓人的最主要的義務，也是權(quán)利人進行授權(quán)許可的最直接的目的。因此，在商業(yè)秘密許可協(xié)議中，應當對受讓人支付使用費的數(shù)額、支付方式、支付時間進行明確約定。
　　
　�。�4）許可使用的時間和期限。有的技術(shù)秘密有其存在的法定期限，如《合同法》第三百四十四條規(guī)定：“專利實施許可合同只在該專利權(quán)的存續(xù)期間內(nèi)有效”。但絕大多數(shù)的技術(shù)秘密的存在是沒有法定期限的，只要它一直被權(quán)利人處于秘密保護狀態(tài)，就具有商業(yè)秘密價值。因此，這就需要技術(shù)秘密權(quán)利人對于受讓人使用該技術(shù)秘密的時間和期限進行約定。
　　
　�。�5）保密義務。技術(shù)秘密的秘密性是其存在的價值基礎，因此，在商業(yè)秘密協(xié)議保密協(xié)議中，雙方當事人應當對雙方當事人的保密義務予以明確。
　　
　�。�6）期限屆滿后轉(zhuǎn)讓人和受讓人的權(quán)利義務。這在很大程度上將影響著該技術(shù)秘密的后續(xù)使用。如在本案中，F(xiàn)X公司通過與研究院約定期限屆滿后，F(xiàn)X公司的后續(xù)獨占使用權(quán)，才使得其在本案中的合法原告資格，否則，F(xiàn)X公司將面臨敗訴的風險。
　　
　�。�7）違約條款及解決爭議的方法。一般來說，一旦發(fā)生糾紛，雙方應當抱著相互協(xié)商的態(tài)度，協(xié)商不成的，可以提交當?shù)刂俨脵C構(gòu)仲裁或者直接提起訴訟。
　　
　　從本案中的履行中可以看出，一項商業(yè)秘密的許可糾紛將伴隨從協(xié)議簽訂，商業(yè)秘密開始使用到協(xié)議履行完的始終，甚至到該協(xié)議履行完畢的若干年后都有可能引發(fā)一系列的糾紛。這就需要商業(yè)秘密的轉(zhuǎn)讓人和受讓人對其商業(yè)秘密的許可協(xié)議予以充分協(xié)商，盡可能地將解決方式予以事先約定，未雨綢繆，防范于未然，以最大限度的減輕糾紛的發(fā)生。
　　
　　對企業(yè)進行商業(yè)秘密保護的建議
　　
　　技術(shù)轉(zhuǎn)讓合同應當采用書面形式。因此，在商業(yè)秘密許可使用過程中，許可人與被許可人應當充分利用商業(yè)秘密許可協(xié)議的調(diào)節(jié)作用，在許可使用前，對商業(yè)秘密許可使用的相關(guān)問題進行細致、明確的約定，將有關(guān)許可使用的事宜均以書面的形式體現(xiàn)出來，以更好地督促合同雙方履行各自的權(quán)利義務，以免糾紛的發(fā)生。
　　
　　相關(guān)商業(yè)秘密專項法律問題
　　
　　1、商業(yè)秘密侵權(quán)訴訟中的原告資格？
　　
　　根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理不正當競爭民事案件應用法律若干問題的解釋》第十五條的規(guī)定：“對于侵犯商業(yè)秘密行為，商業(yè)秘密獨占使用許可合同的被許可人提起訴訟的，人民法院應當依法受理。排他使用許可合同的被許可人和權(quán)利人共同提起訴訟，或者在權(quán)利人不起訴的情況下，自行提起訴訟，人民法院應當依法受理。普通使用許可合同的被許可人和權(quán)利人共同提起訴訟，或者經(jīng)權(quán)利人書面授權(quán)，單獨提起訴訟的，人民法院應當依法受理”。
　　
　　本案中，上訴人FX公司獲得的獨家使用權(quán)是一項獨占性的專有權(quán)利，雖然原轉(zhuǎn)讓合同以屆有效期，但根據(jù)雙方《技術(shù)轉(zhuǎn)讓合同書》的約定，F(xiàn)X公司在此之后仍以獨家形式使用該受讓技術(shù)。因此，F(xiàn)X公司有權(quán)以自己的名義對他人實施的侵權(quán)行為提起訴訟。
　　
　　2、職務技術(shù)秘密的權(quán)屬問題？
　　
　　根據(jù)《合同法》第三百二十六條規(guī)定，職務技術(shù)成果的使用權(quán)、轉(zhuǎn)讓權(quán)屬于法人或者其他組織的，法人或者其他組織可以就該項職務技術(shù)成果訂立技術(shù)合同。職務技術(shù)成果是執(zhí)行法人或者其他組織的工作任務，或者主要是利用法人或者其他組織的物質(zhì)技術(shù)條件所完成的技術(shù)成果。可見，職務性商業(yè)秘密是職工在執(zhí)行職務期間開發(fā)的商業(yè)秘密，需要單位投入大量的人力、物力和財力，凝聚著用人單位的科學決策、集體智慧和長期的經(jīng)驗積累。根據(jù)法律的相關(guān)規(guī)定，職務性商業(yè)秘密權(quán)的權(quán)屬歸單位所有。
　　
　　本案中，對于FX-W100、FX-AS20和FX-AS30產(chǎn)品配方，訴訟雙方對技術(shù)研發(fā)人是姚蕾還是葉健存有爭議，但從研發(fā)時間上看，上述配方均系二人在FX公司工作時研發(fā)，且該產(chǎn)品配方的研發(fā)，系建立在FX-K902和FX——R701產(chǎn)品配方之上的，故法院認定其研發(fā)行為屬于職務行為，該項非專利技術(shù)秘密的所有權(quán)依法歸屬上訴人FX公司所有。
　　
　　3、商業(yè)秘密侵權(quán)行為的認定？
　　
　　國家工商行政管理局1995年頒發(fā)的《關(guān)于禁止侵犯商業(yè)秘密行為的若干規(guī)定》規(guī)定，權(quán)利人能證明被申請人所使用的信息與自己的商業(yè)秘密具有一致性或者相同性，同時能證明被申請人有獲取其商業(yè)秘密的條件，而被申請人不能提供或者拒不提供其所使用的信息是合法獲得或者使用的證據(jù)的，工商行政管理機關(guān)可以根據(jù)有關(guān)證據(jù)，認定被申請人有侵權(quán)行為。
　　
　　在民事訴訟審判中，也是依據(jù)“相似+接觸-合法來源”的認定原則。本案中，被上訴人葉健作為FX公司的前任高級管理人員、技術(shù)人員，應知悉涉案的商業(yè)秘密。(www.panasonaic.com)根據(jù)鑒定結(jié)論，被上訴人JR公司在其產(chǎn)品中使用了與上訴人FX公司相同或近似的配方，故在其不能舉證配方合理來源的情況下，法院認定葉健的行為違反了其與上訴人FX公司的保密約定，構(gòu)成了對FX公司的侵犯。
　　
　　4、賠償數(shù)額的確定標準？
　　
　　根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理不正當競爭民事案件應用法律若干問題的解釋》第十七條規(guī)定，確定反不正當競爭法第十條規(guī)定的侵犯商業(yè)秘密行為的損害賠償額，可以參照確定侵犯專利權(quán)的損害賠償額的方法進行。根據(jù)《專利法》第六十五條的規(guī)定：“權(quán)利人的損失、侵權(quán)人獲得的利益和專利許可使用費均難以確定的，人民法院可以根據(jù)專利權(quán)的類型、侵權(quán)行為的性質(zhì)和情節(jié)等因素，確定給予一萬元以上一百萬元以下的賠償”。
　　
　　本案中，法院參考上訴人FX公司產(chǎn)品銷售利潤下降的數(shù)額、被上訴人JR公司實施侵權(quán)行為的時間期限、侵權(quán)產(chǎn)品種類等因素，對具體數(shù)額予以酌定。
　　
　　5、侵犯商業(yè)秘密是否適用“賠禮道歉、消除影響”的責任賠償形式？
　　
　　“消除影響、賠禮道歉”是公民、法人的人身性權(quán)利受到侵害時的法律救濟手段，故在商業(yè)秘密等知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)案件中一般不予適用，除非權(quán)利人因為侵權(quán)行為遭受了商譽的損失和影響。根據(jù)《江蘇省高級人民法院關(guān)于審理商業(yè)秘密案件有關(guān)問題的意見》第十九條，“商業(yè)秘密侵權(quán)案件一般不適用賠禮道歉、消除影響的民事責任形式”。
　　
　　本案中，因FX公司并未證明其商譽受到了侵害，故對其上述請求，法院不予支持。

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